La sentencia tiene el Rol 2505-2006 y la pueden encontrar en toda extensión en el portal del Poder Judicial.

Como es costumbre, se han eliminado los nombres de la partes ya que no se entienden relevantes para el análisis en cuestión.
TEXTO:

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil seis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, a fojas 45, doña SSSS deduce, en representación de Laboratorios Lafi Limitada, recurso de queja en contra del árbitro don MMMM, por estimar que ha incurrido en falta o abuso al pronunciar sentencia definitiva en los autos arbitrales sobre disputa de nombre de dominio nutraceutical.cl, de 1º de abril de 2006, por la que no dio lugar a la oposición y le asignó definitivamente el nombre de dominio en disputa a Productos Naturales Nutraceutical Limitada.

Expone que Laboratorios Lafi Limitada elabora productos naturales y químicos farmacéuticos pertenecientes al grupo liderado por Laboratorios Recalcine S.A., que ofrece de entre sus productos medicamentos y suplementos alimenticios de origen natural, los amparados por la marca Nutraceutical.

Agrega que su representada es propietaria de las marcas Nutraceutical, según diversos registros que menciona, que cubren productos de la clase 3 y 5 que singulariza.

Señala que con fecha 15 de diciembre de 2004, Productos Naturales Nutraceutical Ltda. solicitó el registro del dominio nutraceutical.cl., empresa esa competidora de su representada, a lo que ésta se opuso, procediéndose conforme a las normasdel Reglamento de NIC Chile a la designación del recurrido en carácter de árbitro arbitrador, radicando la controversia en la circunstancia de existir dominio sobre las marcas comerciales idénticas a aquélla en disputa.

Hace presente que la demandada presentó su defensa en base a una asociación estratégica entre el Grupo Andrómaco y el Grupo Recalcine de 30 de junio de 1998, en cuyo anexo se incluyó un listado de marcas comerciales que debían ser transferidas en el extranjero de parte del segundo al primero de esos grupos empresariales, detallándose ésas de entre las que no aparecían aquellas relativas a la marca Nutraceutical en Chile.

Sostiene que el recurrido incurrió en falta o abuso al deducir en el considerando sexto de su fallo que el registro de las marcas a nombre de su representada son posteriores a la celebración de dicho acuerdo empresarial, esto es, al 30 de junio de1998, lo que contraviene lo acreditado en cuanto a que aquéllas son de los años 1993 y 1994, esto es, con mucha anticipación a la fecha de celebración de ese convenio.

Que las deducciones practicadas por el árbitro para fundar su fallo contravienen expresamente, además de los antecedentes de hecho que han debido servirle de antecedentes para su decisión, diversas normas tanto constitucionales como legales, como ocurre con el derecho de propiedad contenido en el numeral 24 del artículo 19 constitucional, el relativo al numeral 25 de esa disposición constitucional, en cuanto se garantiza la propiedad industrial sobre las marcas comerciales, y a los artículos 2º de la Ley Nº 19.039 sobre propiedad industrial y 86 y siguientes del Reglamento de dicha ley, en cuanto facultan al titular de una marca para oponerse al uso o aplicación de una que induzca a error en el público o cause perjuicio al titular delprivilegio o disminuya su valor.

Asimismo, señala que se ha infringido de parte del recurrido, la ley del contrato, desde que al convenirse entre esos grupos empresariales la transferencia de las marcas comerciales, no cabe inferir del mismo aquello que no existe, esto es, entender que no se excluyó a aquellas marcas que no se encontraban incorporadas en el mencionado convenio, ni menos inferir de que de la razón social de una determinada persona jurídica pueda concluirse la propiedad marcaria de productos.

SEGUNDO: Que a fojas 60 informa el recurrido señalando que las partes acreditaron derechos para sustentar sus pretensiones de ser asignatarios exclusivos del nombre de dominio en disputa: el primer solicitante y demandado, en cuanto ha demostrado que su razón social ha coincidido con la denominación en disputa, que fue asignataria del nombre de dominio nutraceutical.cl entre 1998 y 2003 y que utilizó la marca en diversos productos, como asimismo, que en el convenio de 1998 se reconoció su existencia, habiendo comparecido en la misma, la segunda acreditó que es titular de la marca Nutraceutical, registrada en Chile para distinguir productos de las clases 3, 5 y 30 y que la utiliza para diversos productos farmacéuticos.

Agrega que ha correspondido aplicar las normas que reglamentan el funcionamiento del registro de nombres de dominio cl dictada por NIC Chile, dependiente de la Universidad de Chile, para lo que el árbitro tiene el carácter de arbitrador, rigiéndose en consecuencia por las normas aplicables de los Códigos de Procedimiento Civil y Orgánico de Tribunales, en lo pertinente, por lo que ha procedido a fallar conforme al análisis de los fundamentos presentados por cada una de las partes, sin que se haya considerado a los efectos del fallo la data a que corresponde la inscripción marcaria del quejoso, puesto que lo que ha sido determinante en el fallo ha sido la prudencia y la equidad.

Señala asimismo que no ha incurrido en infracción de ley toda vez que no existe vulneración a las normas constitucionales relativas al derecho de propiedad, desde que la titularidad de una marca comercial no implica la exclusividad para la asignación de un nombre de dominio, pues el derecho de un nombre, como ocurre con la razón social, puede ser tan relevante como la inscripción marcaria a esos efectos, por lo que no puede sostenerse que ha existido falta o abuso al decidir la controversia.

Que, asimismo, no ha podido existir infracción alguna de su parte desde que ha tenido presente el convenio empresarial no impugnado al que ha concurrido la quejosa, en el que se ha reconocido la existencia de la sociedad Nutraceutical S.A. sin que se haya recurrido al mismo para fundar el fallo, el que sólo se consideró para establecer dicha circunstancia a la fecha de la celebración del mismo.

Concluye señalando que ha fallado de acuerdo a la prudencia y la equidad, sobre la base de los antecedentes antes expresados y que ha tenido en consideración la preferencia que se funda en la prioridad en el tiempo, del que expresa aplicación en caso análogo respecto del que acompaña copia del fallo.

TERCERO: Que conforme lo dispone el artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales, el árbitro arbitrador debe fallar obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictaren y no estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso y si éstas no lo hicieren, corresponde aplicar las propias del Código de Procedimiento Civil, norma ésta de contenido análogo a las establecidas en los artículos 636 y siguientes del último de los cuerpos legales citados.

De otra parte, según lo establece en su libro “El juicio arbitral”, el profesor Patricio Aylwin Azócar: El arbitrador debe decidir la contienda según su leal saber y entender, conforme a la verdad sabida y buena fe guardada, y mientras el árbitro dederecho, según dijimos, declara y actúa en su sentencia la voluntad de la ley, el amigable componedor en la suya declara y actúa la voluntad de la justicia natural según los dictados de su propia conciencia. (Obra citada, Editorial Jurídica de Chile, 1953, página 151).

CUARTO: Que ha debido aplicarse las normas sobre arbitraje consagradas en el anexo de las normas que reglamentan el funcionamiento del registro de nombres del dominio cl administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación dela Universidad de Chile, lo que así se ha hecho conforme al procedimiento establecido en la audiencia respectiva de 19 de mayo de 2005, dictándose el respectivo fallo el 1º de abril de 2006 que rola a fojas 191 de los autos arbitrales, en el que el árbitro da cuenta de las diversas incidencias de esos, concluyendo en su capítulo sexto que no existiendo infracciones a normas sobre abusos de publicidad a principios de competencia leal o ética mercantil ni a derechos válidamente adquiridos, es que ha procedido a fallar conforme a la prudencia y a la equidad.

Que al efecto aplica en primer lugar el criterio de identidad sobre el cual establece que las partes concurren con iguales derechos, teniendo en consideración la razón social de una de ellas y la inscripción marcaria de la otra.

Enseguida, aplica el criterio cronológico, por lo que establece que en el caso de la demandada o primer solicitante, sus derechos datan de época anterior al 30 de junio de 1998, cuestión que no ocurre con la demandante o segunda solicitante.

Hace notar el árbitro en su fallo que no resulta aplicable el grado de notoriedad de los derechos en los cuales se sustentan las pretensiones de las partes, toda vez que ambas han utilizado la marca Nutraceutical, debiendo tenerse además presente que la demandante conocía de la existencia del primer solicitante, conforme consta del convenio empresarial de 30 de junio de 1998, a lo que se debe agregar que el primer solicitante utilizó “y hasta el año 2003” el nombre de dominio nutraceutical.cl.

Que de lo anterior, es que concluye que debe reconocerse el derecho preferente del primer solicitante, sin que por ello se vulnere el derecho de propiedad invocado por la demandante o segundo solicitante, pues el derecho sobre una marca comercial no es el único tipo de derecho pertinente sobre el que puede fundarse una pretensión de asignación de un nombre de dominio.

QUINTO: Que de lo establecido en el fallo a que se hace referencia en el motivo que precede, consta del mismo que se ha resuelto la controversia con un debido razonamiento que aplica diversos criterios, analizando y concluyendo en cada uno deesos para llegar a una decisión fundada, por lo que no se advierte arbitrariedad alguna que permita estimar que ha incurrido en falta o abuso susceptible de sanción por esta vía.

Consta del detallado análisis que se hace en el fallo dictado por el recurrido que reconoce la existencia de pretensiones fundadas, las que tiene respecto de algunos de los criterios aplicados como equivalentes, y que en definitiva le llevan a la conclusión de que corresponde por la vía de la mantención de una situación ya dada, como es el hecho de que el primer solicitante ya ha detentado el dominio de nutraceutical.cl.

Por estas consideraciones, se rechaza el recurso de queja deducido a fojas 45 por doña SSSS en representación de Laboratorios Lafi Limitada, en contra del árbitro don MMMM, por estimar que ha incurrido en falta o abuso al pronunciar sentencia definitiva arbitral en los autos sobre disputa de nombre de dominio nutraceutical.cl, de 1º de abril de 2006, al no dar lugar a la oposición en contra del registro de dominio y asignarle definitivamente el nombre dedominio a Productos Naturales Nutraceutical Limitada.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Tapia, quien estuvo por acoger el deducido, por estimar que el recurrido ha incurrido en falta o abuso susceptible de sanción de acuerdo a lo establecido en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, teniendo presente que no obsta a la facultad del árbitro arbitrador de fallar de acuerdo a la prudencia y la equidad, el hecho de que deban en todo caso primar las consideraciones constitucionales y legales aplicables, toda vez que nada autoriza a que en virtud de dicha facultad se contraríe o vulnere la normativa aplicable, teniendo además presente las siguientes consideraciones:

1º) Que conforme lo dispone el propio artículo 23 de las normas que reglamentan el funcionamiento del registro de nombres del dominio cl administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, es causal derevocación de un nombre de dominio cuando se trate de una inscripción abusiva, como ocurre en el caso que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido;

2º) Que es del caso que el segundo solicitante o demandante de autos y quejoso, es titular de diversas marcas comerciales Nutraceutica y Nutraceutical aplicable a las clases 3, 5 y 30;

3º) Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 19.039 que establece las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, la denominación de una marca comercial comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales;

4º) Que conforme a lo dispuesto en la letra f) del artículo 20 de la ley antes indicada, no pueden registrarse como marcas comerciales aquellas que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos y conforme a lo establecido en la letra j) de esa disposición, las que resulten contrarias a la competencia leal y ética mercantil, y

5º) Que el registro de nombre de dominio cl no es independiente de las restantes normas contenidas en la legislación, en la especie, aquellas que regulan el registro marcario, toda vez que unas y otras inciden, como se ha señalado en los motivos que preceden, en el desenvolvimiento de la libre competencia, la que se vulnera desde que marcas registradas reconocidas de acuerdo a la ley resultan desplazadas en el ámbito de las inscripciones de nombres de dominio, afectándose el derechode propiedad de sus titulares.

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